Ab dem 1. Januar 2017 wird es möglich sein, nicht gebrauchte Marken in einem vereinfachten Verfahren vor dem Eidg. Institut für Geistiges Eigentum („IGE“) aus dem Markenregister löschen zu lassen.
Betroffen sind Schweizer Marken, die während der letzten fünf Jahre nicht (rechtserhaltend) für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen gebraucht wurden. Bisher musste dafür zwingend der aufwendige und kostenintensive Gerichtsweg beschritten werden.
Hintergrund
Gemäss Art. 12 des Markenschutzgesetzes kann das Recht an einer Marke nicht mehr geltend gemacht werden, wenn diese während eines Zeitraums von fünf Jahren ohne wichtige Gründe nicht gebraucht wurde. Formell bleibt eine solche Marke zwar im Register eingetragen, materiell hat sie aber ihren Inhalt und damit letztlich auch ihre Berechtigung verloren. Marken, die im Wirtschaftsverkehr nicht benützt werden, verdienen keinen Schutz und sind freizugeben. Allerdings erhalten Dritte, die ein ähnliches Zeichen benützen oder selbst als Marke eintragen lassen wollen, erst mit der Löschung der nicht (mehr) gebrauchten Marke aus dem Register Gewissheit über den Nichtbestand des fremden Rechts.
Unter geltendem Recht muss selbst in klaren Fällen der aufwendige und kostenintensive Gerichtsweg beschritten werden, um eine materiell untergegangene Marke aus dem Register löschen zu lassen. Mit der per 1. Januar 2017 in Kraft tretenden sog. „Swissness-Revision“ wird ein vereinfachtes Löschungsverfahren vor dem IGE eingeführt, wie dies im Ausland bereits diverse Jurisdiktionen kennen. Damit kann neu jede Person beim IGE gegen eine überschaubare Gebühr einen Antrag auf vollständige oder teilweise Löschung einer löschungsreifen Marke stellen.
Löschungsantrag
Der Antragsteller hat den Nichtgebrauch mittels geeigneter Beweismittel (z.B. Benutzungsrecherchen, Bescheinigungen Dritter) geltend zu machen. Damit soll sichergestellt werden, dass eine gewisse materielle Prüfung der Rechtslage auch dann erfolgt, wenn sich der Markeninhaber im Verfahren nicht vernehmen lässt. Missbräuchliche Löschungsanträge sollen verhindert werden. Als Beweismass genügt die sog. Glaubhaftmachung, d.h. der Nichtgebrauch muss gestützt auf eine objektive Beweiswürdigung als wahrscheinlich erscheinen. Ein strikter Beweis ist nicht zu führen. Existiert bspw. der im Register eingetragene Markeninhaber nicht mehr, wird dies zweifellos als Indiz für den fehlenden Gebrauch gelten.
Ist der Löschungsantrag berechtigt, wird er vom IGE gutgeheissen und das IGE löscht die Marke (nach Eintritt der Rechtskraft) im Umfang des glaubhaft gemachten Nichtgebrauchs. Wurde der Nichtgebrauch nicht glaubhaft dargelegt, weist das IGE den Löschungsantrag ab.
Seitens des Markeninhabers genügt nicht schon ein blosser Einspruch, damit ein genügend substantiierter Löschungsantrag abgewiesen wird. Der Markeninhaber hat vielmehr aufzuzeigen, dass die Marke ernsthaft gebraucht wird (z.B. mittels Rechnungen, Werbeunterlagen, etc.).
Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
Der Markeninhaber kann als Abwehrargument auch wichtige Gründe für den Nichtgebrauch der Marke vorbringen. Als solche gelten Umstände, welche unabhängig vom Willen des Markeninhabers eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke darstellen – so z.B. Einfuhrbeschränkungen oder staatliche Vorschriften betreffend die konkreten Waren und Dienstleistungen. Technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, genügen nicht. Diese Ausnahmebestimmung wird restriktive gehandhabt.
Rechtserhaltender Gebrauch
Um zu verhindern, dass eine Marke aufgrund Nichtgebrauchs löschungsreif wird, ist ein sog. rechtserhaltender Gebrauch vorausgesetzt.
Rechtserhaltend wirkt ein Markengebrauch u.a., wenn die Marke markenmässig gebraucht wird, d.h. zur Kennzeichnung bzw. Individualisierung der registrierten Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr. Nicht ausreichend ist u.a. ein bloss firmenmässiger oder rein dekorativer Gebrauch der Marke, d.h. wenn die Marke zur blossen Kennzeichnung des Unternehmens (anstatt für dessen Produkte/Dienstleist-
ungen) bzw. ohne spezifischen Produkt-/Dienstleistungsbezug verwendet wird oder wenn diese in der konkreten Verwendungsform als reine Dekoration (anstatt als Marke) aufgefasst wird.
Weiter ist eine Marke so zu gebrauchen, wie sie im Register eingetragen ist. Der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form ist allerdings rechtsgenüglich. Entscheidend ist, dass allfällige Abweichungen die Identität des kennzeichnenden Charakters der Marke nicht verändern, also unterscheidungskräftige Elemente nicht weggelassen werden. Nebensächliche Abweichungen (bspw. leichte Modernisierungen eines Logos) sind hingegen zulässig.
Der Markeninhaber muss ausserdem der Nachfrage des Marktes ernsthaft genügen wollen. Blosse Einzelaktionen reichen nicht aus – es braucht eine minimale Marktbearbeitung. In der Regel genügt gemäss Gerichtspraxis bspw. ein Umsatz von durchschnittlich CHF 8‘000 pro Jahr für Artikel des Massenkonsums (z.B. Backwaren) nicht, um einen ernsthaften, rechtserhaltenden Markengebrauch glaubhaft zu machen.
Teilgebrauch
Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so heisst das IGE den Antrag nur für diesen Teil gut und löscht die Marke nur für die betreffenden Waren und Dienstleistungen. Dabei stellen sich interessante Fragen nach den Auswirkungen eines Teilgebrauchs auf die im Register eingetragenen Bezeichnungen, insbesondere wenn die Marke für einen Oberbegriff eingetragen ist: Wirkt der Gebrauch von Damenfahrrädern bzw. Reithosen rechtserhaltend nur für Fahrräder bzw. Hosen oder auch für Fahrzeuge bzw. Bekleidungsstücke? Die Praxis wird den Weg zeigen müssen.
Empfehlung
Mit dem neuen Löschungsverfahren können Sie eine gegnerische, löschungsreife Marke ab dem 1. Januar 2017 rasch und kostengünstig aus dem Markenregister löschen lassen.
Um den Bestand der eigenen Markenrechte zu gewährleisten, ist (nach Ablauf der fünfjährigen Gebrauchsschonfrist) ein rechtserhaltender Gebrauch der Marke (so wie registriert) in Bezug auf die richtigen Waren und Dienstleistungen und den Umfang der Verwendung notwendig. Als Markeninhaber tun Sie gut daran, die Verwendung der eigenen Marken regelmässig zu prüfen und ggf. zu optimieren, und die verantwortlichen Personen in Vertrieb und Marketing darauf zu sensibilisieren. Dabei sollten Sie nicht ausser Acht lassen, dass eine spätere Gebrauchsaufnahme einer bisher nicht gebrauchten Marke bewirkt, dass der Mangel des zwischenzeitlichen Nichtgebrauchs geheilt wird und die Marke in vollem Umfang wieder auflebt. Schliesslich wird es nun umso wichtiger, dass Sie den Gebrauch der eigenen Marke möglichst lückenlos dokumentieren.
Bei einem Vorgehen gegen verwechselbare Drittmarken sollten Sie in Zukunft noch mehr Vorsicht walten lassen, wenn die eigenen Marken löschungsreif sind. Eine differenzierte vorgängige Analyse der Gebrauchslage drängt sich in jedem Fall auf.
